弁理士の明細書の書き方～弁理士としてのキホンの『キ』～

発明資料を受領したら

その発明は本当に発明たり得るのか。

発明とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』ですので、クライアントの技術資料を受領したときには、大抵のものは発明の要件を満たします。

クライアントも発明に取り掛かる前にある程度先行文献調査等を行っていますから、怪しい文献等の情報については、クライアントが持っていたりします。発明の調査を依頼されているわけではないので、基本的にはクライアントが持っている情報からのみ新規性を判断します。

そのためには、「技術の理解」を正確かつ的確にしなければなりません。

この「技術の理解」が疎かだとのちのちトラブルの種になりますので、初めての分野や初めての技術の時には特に注意が必要です。

少なくともクライアントの持っている先行技術との差異が図れるかという視点は重要です。それができなければ弁理士失格でしょう。

新規であっても、既存の先行技術から容易に相当できるような技術は、保護の価値がないためです。何らかの限定を加えて先行技術と差異を出せるような請求項を考えます。

明細書中に各構成の有利な効果や、構成に関して限定しうる事項について色々と記載しておくべきです。もちろん秘密とする部分があってもよいです。拒絶理由通知に対する対応として何も記載されていないと、反論のしようがないからです。この辺は、匙加減が難しいと思います。

と、ここまではざっとチェックするべきでしょう。

もちろんこのあたりの認定はセンシティブに行わなければならないため、じっくり時間をかけて構想を練るべきです。

請求項を作成する作業は難しいです。

なんせ、これが権利範囲ですから、あらゆることを想定する慎重さが求められます。

などなどいろいろ注意しなければなりません。

構成要素を増やしすぎると、当然権利範囲が狭くなるため、クライアントと相談して適度な権利範囲にする必要があります。

また、権利行使しやすい請求項とするなら、プロダクトバイプロセスクレームを避けるとか、細かいルールもたくさんあります。

慣れないうちは独りよがりな請求項になっていないかチェックを受ける必要があるでしょう。

大きく分けて、

・従来技術

・発明の概要（発明の課題、課題の解決手段、発明の効果）

・発明の実施形態

・実施例

・必要な図面

を作成する必要があります。

発明とは、先行技術よりも何かしらの事項が優れているものです。

その差異を出せるように、従来技術との比較をしっかり行い、本発明ではどのような構成であることによって、どのような効果を生じ、結果として従来技術にはない顕著な効果があることを論理だてて記述します。

請求項の各構成要素や、用語、試験方法など、請求項の記載からはわからない事項を切々と記述していきます。明確性違反の拒絶理由が来ないように注意すべきです。

例えば「・・・は、１～１００kg、〇〇の観点から好ましくは１０～３０ｋｇ、より好ましくは１５～２５ｋｇ」といったように、拒絶理由に対応しやすい記載とするとよいでしょう。拒絶理由に対応しやすい明細書とすることも重要な課題です。

請求項の記載をサポートできるか、当業者が追試可能かということについて十分に考慮した記載をする必要があります。

具体的な実験データの取得手順、使用した試薬の量やLot番号、時間、温度・・・

明確性のためには、あらゆる事項を具体的に記載する必要があります（重要な事項は隠すという手段も取れますが、基本的には当業者が実施できる程度に具体的に記載しなければなりません）。

機械系なら外観図等があれば技術理解がしやすく、また化学系であれば実験結果の図があれば効果が明確にわかるでしょう。必須ではありませんが、技術理解等のためにはなるべくあったほうが良いと考えられます。

発明の認定も、技術理解も、請求項作成も、明細書作成も、経験がものを言います。どんどん件数をこなすのが最大の自己研鑽でしょう。頑張ってくださいね！！